Een onderzoek laat zien welke (identieke en/of gelijkende) merken zijn ingeschreven of aangevraagd. Een onderzoek heeft tot doel: inzicht verkrijgen in de mogelijke risico’s van het in gebruik nemen van een merk.

Wij bieden een ruime keuze van mogelijke onderzoeken. Een onderzoek zal nooit zekerheid kunnen geven omtrent de beschikbaarheid van een merk. Het onderzoeken kan het beste gezien worden als: verantwoord handelen door gebruik te maken van beschikbare middelen om risico’s zo klein mogelijk te maken.

Wanneer een merk in de Benelux gedeponeerd wordt, zal het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) het merk allereerst beoordelen op absolute gronden. Het Bureau kijkt bijvoorbeeld of uw merk beschrijvend is voor de genoemde waren of diensten (bijvoorbeeld: het woord SUPERMELK voor melk) of in strijd is met de openbare orde of goede zeden. Zo ja, dan kan het Bureau een weigering uitspreken, waartegen u in beroep kunt gaan. Uiteraard zullen wij de kansen op een weigering vooraf met u bespreken.

U kunt uw merk met spoed laten inschrijven, tegen betaling van een extra takse. Er zijn nu eenmaal situaties waarbij de behoefte bestaat om een merk snel in te schrijven. Bijvoorbeeld als u uw merk wilt inroepen tegen iemand die inbreuk op uw rechten maakt. Of als u internationale bescherming van uw merken wilt, die in bepaalde gevallen gebaseerd moet zijn op een basisregistratie in de Benelux.

Een merk wordt gedeponeerd voor bepaalde waren en/of diensten. Deze waren en/of diensten worden volgens de formele regels voor de classificatie ingedeeld in bepaalde klassen (groepen van producten en diensten). Aan de hand van de door u opgegeven waren en/of diensten zullen wij de classificatie opstellen. Het tarief voor het deponeren van een merk is standaard inclusief drie klassen. Voor een extra klasse geldt een toeslag.

Een merkinschrijving is 10 jaar geldig en kan daarna desgewenst voor verdere perioden van 10 jaar worden verlengd.

Wanneer wij voor u een merk in de Benelux deponeren wordt het merk standaard aangemeld voor bewaking in de Benelux. Op deze manier wordt u geïnformeerd over nieuwe aanvragen van merken die met uw merk overeenstemmen. Wij adviseren u of het nieuwe merk inbreuk maakt op uw merkrechten. In overleg met ons kunt u eventueel besluiten om hier bezwaar tegen te maken.

De kosten voor bewaking gaan in op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin uw depot is verricht. De bewaking is in het eerste kalenderjaar van uw merkaanvraag gratis.

Er zijn in principe drie verschillende manieren om een merk buiten de Benelux te beschermen. Iedere manier heeft zijn eigen voor- en nadelen en het zal van uw eigen situatie afhangen wat voor u de beste keuze is. Hieronder volgt meer informatie over de verschillende mogelijkheden.

De “Internationale registratie”
Benelux-onderdanen (ondernemingen/particulieren) die een Benelux registratie bezitten kunnen op basis hiervan bescherming in het buitenland aanvragen via een Internationale Registratie.

Een Internationale Registratie is een “bundel” van nationale merkinschrijvingen. Via een Internationale Registratie kunt u op redelijk eenvoudige, snelle en goedkope wijze bescherming krijgen in een groot aantal landen.

De kosten van een Internationale Registratie bestaan uit een basisbedrag en vervolgens per land dat u kiest een landentoeslag.

Het is bovendien mogelijk bij een Internationale Registratie om te zijner tijd de registratie uit te breiden met extra landen. De kosten bestaan, net als bij de gewone aanvrage, uit een basisbedrag en daarnaast per land dat u kiest een landentoeslag.

De “Europese registratie” of het “Uniemerk”
De Europese registratie biedt u de mogelijkheid om door middel van een aanvraag bescherming te verkrijgen voor alle landen van de Europese Gemeenschap. Dit zijn, naast de Benelux, Bulgarije, Cyprus (Griekse deel), Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden.

Een basisinschrijving is niet verplicht. Wel kunnen, bij de merkaanvrage of na verkrijging van de merkinschrijving, oudere rechten verkregen in landen van de Europese Unie worden ingeroepen (= senioriteit), waardoor het Europese merkrecht in die landen als het ware terug gaat tot die oudere datum. Als gevolg daarvan wordt de vernieuwing van eventueel reeds bestaande nationale inschrijvingen overbodig. Zie ook de voor- en nadelen van de verschillende registratiesystemen: voor-en-nadelen.

In de landen die niet zijn aangesloten bij het systeem van de Internationale- of Europese Registratie, bijvoorbeeld Canada, kan alleen bescherming worden verkregen door middel van afzonderlijke Nationale aanvragen.

De kosten verschillen per land maar zijn doorgaans (veel) hoger dan een aanvraag via de Internationale of Europese Registratie.

Deze zijn zeer kostbaar en alleen interessant wanneer er geen andere weg is of wanneer u slechts in één land geïnteresseerd bent (een Internationale- of EU registratie levert voor dezelfde prijs diverse landen op).

Wat zijn de voor- en nadelen van de diverse systemen?
Welke weg u ook kiest om bescherming in het buitenland te verkrijgen, de uiteindelijke rechten zijn even sterk. U hoeft zich om die reden niet af te vragen welke weg de beste is, maar met name welke weg het meest (kosten)efficiënt is.

Het voordeel van de Europese registratie is dat u door middel van één registratie bescherming verkrijgt voor de gehele EU en dat gebruik in één van de landen uw rechten in de gehele EU in stand houdt. Het nadeel is echter dat weigering in één land leidt tot weigering van de hele aanvraag. De aanvraag kan in dat geval worden “geconverteerd” in nationale aanvragen, maar dit is kostbaar.

Een voordeel van de Internationale aanvrage boven de Europese aanvrage is dat wanneer uw merk in één land op bezwaren stuit, de aanvraag voor de overige landen blijft bestaan en u alleen de aanvraag verliest in het betreffende land. De aanvraag is zeer betaalbaar met weinig risico’s en altijd een zeer goede keus. Een ander groot voordeel is dat deze registratie op ieder gewenst moment kan worden uitgebreid met bescherming in meerdere landen.

Wanneer u een nieuwe onderneming begint doet u er verstandig aan om naast het handelsnaamonderzoek tevens een merkonderzoek te laten verrichten.

Volgens de Handelsnaamwet is het namelijk verboden een handelsnaam te voeren, welke een merk bevat, waarop een ander ter onderscheiding van zijn producten of diensten een recht heeft. Het is om die reden mogelijk dat een houder van een merkregistratie bezwaar zal maken tegen het gebruik van uw handelsnaam.

Wanneer u reeds een handelsnaam voert is het aan te bevelen de handelsnaam als merk te registreren. In de onderstaande toelichting trachten wij u duidelijk te maken waarom het raadzaam is om een naam van een onderneming als merk te registreren. Wanneer u een onderneming drijft onder een bepaalde handelsnaam krijgt u in Nederland automatisch bescherming onder de Handelsnaamwet. Op grond van deze wet verkrijgt u een bepaalde bescherming voor de naam.

U kunt namelijk optreden tegen ondernemingen die een jongere handelsnaam voeren die slechts in geringe mate afwijkt van de door u gevoerde naam wanneer er, gezien de aard van de onderneming en de plaats van vestiging, door dit gebruik verwarring bij het publiek te duchten is. Met andere woorden, wanneer het handelsdebiet van beide ondernemingen en de aard van de activiteiten dicht bij elkaar liggen is er in de meeste gevallen sprake van handelsnaaminbreuk.

Wellicht denkt u dat uw naam in dat geval goed beschermd is. Er kunnen zich echter allerlei zaken voordoen waarbij de Handelsnaamwet geen uitkomst biedt. In vrijwel al deze gevallen had de merkenwet wel uitkomst geboden.

Wanneer u namelijk uw handelsnaam als merk beschermt krijgt u een veel bredere bescherming. U kunt in dat geval ook optreden tegen het gebruik van uw naam door een ander als merk voor soortgelijke producten of diensten. Daarnaast is het niet van belang wat de plaats van vestiging is van beide ondermeningen, u krijgt een recht voor de gehele Benelux en hoeft er geen concreet gevaar voor verwarring te zijn.

Wij adviseren daarom: “bescherm uw handelsnaam als merk”.

Met een modelregistratie kan een model, tekening of een combinatie van beide worden beschermd. Met een model bedoelen wij een nieuwe driedimensionale vormgeving van een gebruiksvoorwerp bijvoorbeeld het nieuwe uiterlijk van stofzuigers, auto’s of meubels. Bij tekeningen gaat het bijvoorbeeld om tweedimensionale decoraties, dessins, motieven of patronen die worden aangebracht op producten als behangpapier of textiel.

De ontwikkeling van een nieuw product brengt vaak aanzienlijke kosten met zich mee. Om te voorkomen dat een ander vrijelijk en kosteloos van uw inspanningen gebruik maakt, dient u het uiterlijk van uw nieuwe product als model te beschermen. Een modelinschrijving verschaft u de mogelijkheid derden elke commerciële handeling met betrekking tot het gedeponeerde product te verbieden zoals het vervaardigen, het verkopen en het invoeren daarvan. Een modelregistratie beschermt uitsluitend het uiterlijk van het product en derhalve niet de technische werking ervan.

Modelbescherming wordt verkregen door het model als eerste te registreren bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Een model dat geregistreerd wordt, dient een eigen karakter te hebben en nieuw te zijn. Enerzijds betekent nieuw dat u het model zelf nog niet gebruikt mag hebben. Anderzijds betekent dit dat als iemand kan aantonen dat een voorwerp met een identiek of nagenoeg hetzelfde uiterlijk reeds op de markt was op het moment dat de modelregistratie werd verricht, de nieuwheid betwist kan worden. Indien dit met succes gebeurt, wordt de modelregistratie nietig verklaard. Nieuwheid is dus een heel belangrijk vereiste.

Tot één jaar nadat het model openbaar is gemaakt, kan een geldige modelregistratie worden verricht. In veel landen buiten de Benelux kent men het verschijnsel “absolute nieuwheid” hetgeen wil zeggen dat het model overal ter wereld nieuw moet zijn. Indien u uw model ook buiten de Benelux wilt beschermen dient u hier derhalve rekening mee te houden en bij voorkeur direct in alle landen waar u wilt gaan verkopen bescherming voor het model aan te vragen.

In één Benelux modelregistratie kunnen 1 tot en met 50 modellen worden beschermd. De modellen hoeven niet met elkaar in verband te staan. Zo is het bijvoorbeeld toegestaan in één modelregistratie een stoel, een sleutelhanger en een dessin voor behangpapier op te nemen.

Een modelaanvraag wordt door het BBIE alleen onderworpen aan een formeel onderzoek. Een modelaanvrage kan niet geweigerd worden wegens het bestaan van oudere, mogelijk conflicterende modelinschrijvingen.

Het is heel goed mogelijk dat u uw nieuwe product ook buiten de Benelux wilt gaan verkopen. Er zijn drie mogelijkheden om bescherming te verkrijgen, te weten de EU-modelregistratie, de zogenaamde “internationale modelregistratie” en nationale modelregistraties per land.

Het is mogelijk één registratie te verkrijgen voor alle landen van de Europese Unie (Nederland, België, Luxemburg, Bulgarije, Cyprus (Griekse deel), Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden).

De registratie is een onlosmakelijk geheel voor alle 28 landen. Voordeel is dat de kosten relatief laag zijn. Nadeel is dat als in één land problemen ontstaan (bijvoorbeeld met de houder van een eerder recht), dit ook gevolgen heeft voor de bescherming in de andere landen.

Als u uw model ook in één of meer EU-landen buiten de Benelux gaat gebruiken, is deze EU-registratie de voordeligste keuze.

Wanneer u interesse heeft in een Internationale modelregistratie kunnen wij u een overzicht doen toekomen waarin de landen worden vermeld welke kunnen worden aangewezen in deze registratie. Dit zijn onder andere Europese Unie, U.S.A., Japan. U kunt bescherming verkrijgen in één tot alle aangesloten landen, afhankelijk van wat u wilt. Ook de Benelux kan in een Internationale modelregistratie worden aangewezen.

In een Internationale modelregistratie kunnen 1 tot en met 100 modellen worden beschermd. In tegenstelling tot een Benelux modelregistratie kunnen in één meervoudige Internationale modelregistratie alleen modellen worden ondergebracht die in dezelfde administratieve klasse zijn gerangschikt, zoals bijvoorbeeld een föhn met verschillende onderdelen of een serie van verschillende meubelen of kledingstukken.

Een Internationale modelaanvraag wordt door het Internationale Modellenbureau alleen onderworpen aan een formeel onderzoek. Een modelaanvrage kan niet geweigerd worden wegens het bestaan van oudere, mogelijk conflicterende modelinschrijvingen.

Wanneer u modelbescherming wenst in andere landen dan de landen die aangesloten zijn bij de Internationale- of EU-registratie, is dit alleen via een Nationale modelregistratie mogelijk. Ook bij Nationale aanvragen is een meervoudige registratie van verschillende categorieën modellen zelden mogelijk.

Nu is het niet zo dat het product in zijn geheel nieuw dient te zijn. Het is voldoende indien het product op één of meer onderdelen afwijkt van het bekende. En ook indien voor de totstandkoming van het nieuwe product louter bestaande onderdelen en technieken zijn toegepast, bestaat niettemin de mogelijkheid tot octrooibescherming, mits aan de hiervoor genoemde eisen is voldaan. Overigens biedt een octrooi niet alleen bescherming voor producten, maar kan een octrooi ook worden verleend voor systemen en werkwijzen zoals bijvoorbeeld fabricagetechnieken en bereidingswijzen.

Ook voor octrooien geldt: zodra u de vinding bekend maakt, tast u de nieuwheid aan en is het te laat om voor het product nog bescherming te verkrijgen. Uw vinding is dan in principe voor iedereen vrij te gebruiken. Ook hier is het dus van belang om in een vroeg stadium na te gaan of uw product of werkwijze voor octrooiering in aanmerking komt, en zo ja, om tijdig een beslissing te nemen over de stappen die u in dat verband wilt nemen.

Een octrooiaanvraag kunt u zelf opstellen en indienen, maar het is gebruikelijk en veel veiliger om dit te laten doen door een octrooigemachtigde. Indien u meent dat uw product of werkwijze nieuwe en niet voor de hand liggende onderdelen bevat, die voor u een concurrentievoorsprong kunnen betekenen, dan zullen wij u graag met een ter zake kundige octrooigemachtigde in contact brengen.

Gezien het feit dat het verrichten van een modeldepot ook de nieuwheid van een uitvinding kan aantasten (en andersom), vinden wij het van groot belang om uw producten tegen zowel de octrooiwet als de modellenwet te toetsen, alvorens deze bekend te maken via deponering en publicatie, of anderszins.

Een domeinnaam mag niet gelijk zijn aan, of verwarringwekkend veel lijken op het merk van een ander als dat merk geregistreerd is voor dezelfde of soortgelijke producten of diensten als waarvoor de website, waar de domeinnaam bij hoort, wordt gebruikt.
Merkhouders van identieke merken, die naast elkaar bestaan omdat ze worden gebruikt voor geheel verschillende producten of diensten, kunnen met elkaar in conflict komen bij het registreren van een domeinnaam. In een dergelijk geval geldt immers dat wie het eerst komt, het eerst maalt.

Als er sprake is van een bekend merk, is optreden tegen een domeinnaam vaak mogelijk als de andere partij profiteert van de bekendheid van het bekende merk. Als een ander een domeinnaam heeft geregistreerd met als duidelijk doel iemand dwars te zitten, geld uit te persen of van zijn bekendheid te profiteren, is optreden meestal ook mogelijk.

Marqu heeft ruime ervaring en is deskundig in het voeren van zowel gerechtelijke procedures als klachtprocedures (arbitrage) bij domeinnaamconflicten.

U behoudt het recht om op te treden tegen de licentiehouder wanneer hij in strijd met de bepalingen van de licentieovereenkomst handelt, met betrekking tot de duur ervan, de door inschrijving gedekte vorm waarin het merk mag worden gebruikt, de waren en/of diensten waarvoor de licentie is verleend, het grondgebied waarbinnen het merk mag worden aangebracht of de kwaliteit van de door de licentiehouder in het verkeer gebrachte waren.

Wanneer u een merk in licentie wilt geven aan een derde is het van belang dat u deze licentie aantekent in het merkenregister. Wanneer u dit namelijk niet doet kan de licentie niet aan derden worden tegengeworpen. Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer een houder van het merk het merk zou verkopen aan een derde, of wanneer dit bijvoorbeeld door een curator zou worden gedaan bij een faillissement, de licentiehouder geen rechten aan de licentie kan ontlenen. Wanneer de licentie is aangetekend is dit wel het geval.

Licenties kunnen ook binnen uw eigen organisatie worden verstrekt. U kunt bijvoorbeeld een merk op uw privé-naam houden of op naam van uw holding en een licentie geven aan uw BV of werkmaatschappij. Dergelijke constructies kunnen vruchten afwerpen in de toekomst en bieden u extra bescherming tegen de gevolgen van onverhoopte financiële calamiteiten.

Bijvoorbeeld, wanneer een derde u ervan beschuldigt dat u inbreuk maakt op zijn rechten of, bijvoorbeeld, wanneer u van mening bent dat iemand inbreuk maakt op uw rechten. Of wanneer de houder van een ouder merk bezwaar maakt tegen uw overeenstemmende merk of vice versa, een zogenaamde oppositie.

In eerste instantie zal de kwestie bestudeerd worden en zal gekeken worden naar uw positie. Aan de hand hiervan zal er, wanneer het een mogelijke inbreuk op rechten van een derde betreft, een verweer opgesteld worden of, wanneer een derde mogelijk inbreuk maakt op uw rechten, een eventuele actie opgestart worden.

Marqu Intellectual Property Law procedeert en adviseert over het intellectuele eigendomsrecht. Een goede samenwerking tussen een gespecialiseerde IE advocaat en een merkengemachtigde is erg belangrijk. Marqu is een full service IE kantoor dat staat voor kwaliteit, een praktisch en oplossingsgericht advies met een individuele benadering.